Contraffazione di brevetto, il danno da perdita di valore non è cumulabile al lucro cessante

In ipotesi di contraffazione del brevetto, il danno da perdita di valore che ne deriva è suscettibile di ristoro patrimoniale e può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, quantificato sulla base dell’ammontare delle royalties non percepite per effetto dell’illecito posto in essere, ma non può essere cumulato al lucro cessante, consistente nella retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore nello stesso arco di tempo, dovendosi escludere che si possa produrre una duplicazione del ristoro. Lo ha statuito la Corte di Cassazione (Sezione I Civile, Ordinanza 17 gennaio 2025, n. 1160). Per approfondimenti in materia di proprietà industriale consigliamo il volume: Manuale pratico dei marchi e dei brevetti

1. Il valore del brevetto

In una causa era stato riconosciuto il danno da perdita di valore di un brevetto congiuntamente a quello da lucro cessante. Tuttavia, la Cassazione accoglie il motivo che lo ha contestato, richiamando un proprio precedente (n. 31170 del 2023) che non aveva escluso la risarcibilità del danno consistente nella perdita di valore del diritto di proprietà industriale. In dettaglio, che il brevetto abbia un proprio valore intrinseco risulta infatti confermato dall’art. 2424 c.c., che inserisce i diritti di brevetto industriale tra i valori delle immobilizzazioni da includere nello stato patrimoniale delle società per azioni. Per approfondimenti in materia di proprietà industriale consigliamo il volume: Manuale pratico dei marchi e dei brevetti

2. Il danno da contraffazione

Sul piano risarcitorio, il danno emergente conseguente alla contraffazione brevettuale ricomprende, poi, qualunque perdita dei valori economici esistenti nel patrimonio del titolare della privativa prima della consumazione dell’illecito. Viene allora in considerazione anche quel danno che, come è stato osservato in dottrina, è direttamente incidente sulla stessa integrità della posizione di esclusiva: posizione che, per effetto della contraffazione, può essere compromessa anche irreversibilmente mercé la duratura riduzione della possibilità di sfruttamento del brevetto.

3. La dilution

Assume così rilievo l’annacquamento (dilution) del pregio che è possibile associare al diritto, il quale si traduce in una corrispondente contrazione del suo valore patrimoniale: valore che, come sottolineato sempre in dottrina, può leggersi quale chance di una proficua collocazione del diritto stesso sul mercato. In tale prospettiva, la perdita di valore del brevetto può apprezzarsi avendo riguardo alla potenziale redditività dello stesso: onde è consentito attribuire rilievo alle royalties che il titolare può ritrarre nel tempo dal diritto di privativa, le quali sono da apprezzare proprio quale elemento indicatore della nominata redditività.

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4. Nessuna overcompensation

L’apprezzamento del danno in questione, per i giudici, non può portare ad alcuna forma di overcompensation; e così, il riconoscimento della perdita di valore della privativa individuato sulla base della royalty ragionevole percettibile dal titolare del brevetto in un dato periodo non può aggiungersi al lucro cessante risentito in quello stesso arco di tempo dal predetto titolare o dal suo licenziatario. E ciò in quanto i due valori descrivono, se pure in modo diverso, il medesimo fenomeno, connotato dal fatto che, nel periodo dato, la privativa, per effetto della contraffazione, non è stata in grado di assicurare i profitti che in assenza di quella condotta illecita avrebbe procurato. La distinzione tra le due fattispecie risiede nella circostanza che il mancato guadagno nel secondo caso rileva in sé, mentre nel primo assume importanza quale elemento rivelatore dell’erosione del valore del diritto: tale distinzione non autorizza, tuttavia, la liquidazione delle due voci di danno, giacché il mancato guadagno che è conseguenza immediata e diretta dell’illecito (art. 1223 c.c.), e che può assurgere, a indicatore della lamentata dilution, è unico.

5. No all’effetto duplicativo

In conclusione, il danno da perdita di valore del brevetto dipendente dalla sua contraffazione è suscettibile di essere risarcito e il ristoro patrimoniale ben può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell’ammontare delle royalties non percepite per effetto dell’illecito posto in essere; resta tuttavia escluso che attraverso la liquidazione del danno in questione possa pervenirsi ad alcun effetto duplicativo del ristoro spettante all’avente diritto.